首页 生活常识

中国公司如何在美国申请商标注册及避坑指南

桂哥说知产

美国是中国重要的贸易国,中国公司要在美国开展业务的跨境电商的主流平台是亚马逊。亚马逊不断推进品牌化建设,其要求入驻平台的卖家必须要申请注册美国商标并在亚马逊平台进行品牌备案,只有这样才能享有平台提供的品牌打造、品牌分析以及品牌保护的服务。亚马逊的这个规定要求中国跨境电商企业必须在美国申请注册商标。海量的中国电商企业就产生了海量的美国商标申请需求,提供低价美国商标注册在国内就成为一门生意,近年来,中国公司在美国申请商标频频发生问题,非常有必要对美国商标申请进行详细梳理,以避免国内企业踩坑。


一、美国商标申请的具体规定

1、美国商标申请基于4种申请基础方式

1)实际使用Actual Use in Commerce;

2)意图使用Intent to Use;

3)国外申请 Foreign Application;

4)马德里国际申请 International Application。

这4种申请基础的具体要求在于:

1)实际使用:需要申请人已在美国使用了申请商标,并在商标申请时提交使用证据;

2)意图使用:申请人还未在美国使用申请商标,可以选择先提交商标申请,在申请商标审查通过后递交证据;

3)国外申请:国内已经有注册商标,可以以国内商标注册证为基础提交美国商标申请,无需提交使用证据;

4)马德里国际申请:通过马德里途径提交美国商标申请,无需提交使用证据。

申请人可以根据公司的实际情况选择合适的申请基础,有利于企业节省申请注册时间及成本。

2、中国公司在美国申请商标必须由美国律师代理

2019年8月3日起,美国专利商标局(USPTO)要求境外的商标申请人必须由一名持有美国执业资格的律师代理其在美国的商标事务。该规定的主要目的是确保外国籍申请人了解并遵守所有相关的美国商标注册法律要求,包括美国专利商标局规则和关于商业中实际使用的要求。

3、中国商标代理公司规避美国商标申请规定的路径

如果你委托国内的商标代理公司帮你在美国申请商标注册,你务必要穿透该国内商标代理公司,核实他在美国的合作伙伴是否是正规的美国执业律师。

鉴于美国商标律师的代理费较高,因此很多中国商标代理公司就走捷径,目前总结下来有以下几种模式:

(1) 借用美国律师执照,国内商标代理人直接签字代理

(2) 与美国执业律师合作,但在部分案件中,冒充合作律师递交案件

美国商标律师执业资格问题,申请人可通过如下美国官网,核查美国律师执业资格与被下发陈述理由令或制裁令等情况,挑选正规代理律所:

查询美国律师资格:

https://static1.haohuo.net/uploads/images/2001673/2001673_why-hire-private-trademark-attorney data-track="25">查询美国代理机构是否有不良历史:

https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/orders-issued-commissioner-trademarks


二、近年来中国申请人在美国的商标申请事故

目前已经发生的中国商标代理公司在美国因为递交虚假信息、虚假使用证据、无善意使用意图(恶意抢注、抄袭模仿、恶意囤积)等,或者因为存在不诚信行为,如无证经营、冒用/伪造律师资格、律师签字做假、未尽代理机构注意义务(未审核申请人提供的资料,甚至未经授权递交虚假资料)等发生的商标代理事故如下:

(一)深圳寰逸知识产权有限公司代理的15807件美国商标被撤销

美国时间2021年12月10日,美国商标专利局USPTO对深圳HUANYEE知识产权有限公司及张女士严重违反USPTO规则做出最终裁决通知:永久禁止深圳HUANYEE公司、YushaZhang及公司的员工代表他人向USPTO提交申请,停止其再次申辩的机会,涉及的15807个美国商标全部作废,该禁令立即生效。 通知中指出深圳寰逸公司的违规行为包括非法代理、代签申请、提供虚假地址、共享申请账户等多项触犯USPTO底线的行为。

此次终裁,由美国专利商标局代理局长Andrew Hirshfeld授权发出。这是美国商标局首次对中国知识产权公司发出如此严厉的制裁,也让国内众多知识产权为之震荡。 USPTO发布的裁决文书中指出,本次涉事公司的行为严重违背了美国专利商标局以及公众所依赖的真实和准确原则,对其采取的制裁措施包括两个方面:

1、终止涉及被申请人提交的意见书的诉讼程序

2、受访者不得进一步通信或提交意见

也就是说,本次涉事的15000多个商标都全部作废,并且无法进行进一步的申诉处理。



(二)Yanhua Chen 和 Huang Yuchen 名下代理的357项商标被制裁

2022年8月8日,美国专利商标局(USPTO)官网发布了一项决定,申请对 Yanhua Chen 和 Huang Yuchen 名下代理的350多项商标作出严厉制裁。

Yanhua Chen 和 Huang Yuchen 在没有获得美国律师的代理,并且在律师不知情或未经同意的情况下使用多名律师的姓名和律师信息,给357份商标申请文件签署这些律师的姓名,这些律师为Arianna Christopher、Robert Feinland、James Rosini 或 Laura。

因提供了虚假的律师信息或不恰当地输入律师签名作为申请信息,甚至于这些申请中的许多提交内容包含额外的虚假、虚构和/或欺诈性信息,Yanhua Chen 和Huang Yuchen违反了美国专利商标局商标案件实务规则。

对此,美国专利商标局给出的制裁结果是:

(1) Yanhua Chen 和Huang Yuchen将被永久禁止代表自己或者他人提交与商标相关的文件;

(2) 美国专利商标局将删除或以其他方式不考虑被告提交的所有商标相关文件;

(3) 美国专利商标局将从美国专利商标局的所有申请和/或注册的数据库中删除与被告相关的通讯信息;

(4) 美国专利商标局首席信息官办公室将被指示永久停用任何出现与被告相关的联系信息的美国专利商标局账户,并采取一切合理措施防止被告创建或激活更多账户;

(5) 所有包含被告提交的正在进行程序的材料将被终止,并且商标状态和文件检索系统(TSDR)将在适当的时候更新以包含此命令;

(6) 美国专利商标局(USPTO)将继续删除文件、删除信息、停用帐户,并终止包含后来发现由被告提交的文件程序。


(三)深圳商标代理公司代理的53205个美国商标被美国USPTO要求补充举证

2023年11月27日,USTPO发布了“Supplemental Show Cause Order”(补充举证指令),延续了上次的调查。USTPO搜集了更多证据,本次涉及53,205个商标,文件多达1319页。此次惩戒,美国商标局还专门列出了这些商标代理公司的中文名称。文件链接如下:

https://static1.haohuo.net/uploads/images/2001673/2001673_pimg src="https://static.tiaobaike.com/images/2024/07/30/e56488be315fe412755e2709a2248745.png" />

https://static1.haohuo.net/uploads/images/2001673/2001673_pimg src="https://static.tiaobaike.com/images/2024/07/30/d2ecad185d9de73fced100f0eab405f6.png" />

文档中显示,被调查的机构在代理客户提交美国申请商标的过程中存在许多违规操作,包括:

A.被申请人在美国专利商标局广泛从事未经授权的执业活动;

B.被申请人在向美国专利商标局提交的商标申请中不当输入他人签名,并提供虚假或虚构信息,蓄意掩盖其未经授权的执业行为。

C.被申请人在进入美国专利商标局系统提交商标申请时多次违反使用条款。

D.被申请人提交了数千份使用虚假样本的申请。


三、美国商标申请的避坑指南

1、美国商标必须委托正规的商标代理机构和美国执业律师提交申请

警惕低价注册,切勿贪图便宜,低价注册不仅面临各种不合规导致美国商标被撤销的风险,服务质量也很难得到保障。

2、不要制造虚假使用证据

美国商标申请区分实际使用和意向使用,如果您的商标还没有在美国进行实际商业使用,需要在商标注册之前向USPTO提交使用证据,有些申请人就会制造虚假使用证据,这样不仅增加驳回风险而且已经构成了虚假申请。

3、美国商标注册应当按需注册

由于美国商标以实际使用为基础,因此在美国申请商标应当按需注册,需要用在什么商品项目上就注册什么项目,注册的项目越多提供使用证据的负担也越重,没有实际使用或者意图使用的项目就不要注册了,如果提供虚假使用证据反而会弄巧成拙。

4、谨慎购买美国商标

目前国内市场上在售的绝大部分美国商标都是国内的囤标申请人囤积牟利的,这些商标可以说95%以上都是用虚假的使用时间、虚假的使用证据注册下来的,这种虚假注册的商标,权利基础极不稳定,随时会被被撤销;

5、有效期内及时提交商标使用证据

美国商标注册后5-6年以及9-10年,都需要主动向USPTO提交商标使用证据和声明;这与中国商标法的要求不同,中国商标注册有效期10年,期间不需要主动提交商标使用证据,除非有第三人主动发起挑战:即在该商标注册满三年后,向商标局主动申请以该商标连续三年不使用为理由撤销该商标,商标权人就得被动提交商标使用证据,如果没有使用,就会被撤销。

最新文章

热门推荐

大腰子是哪个部位?烤腰子“补肾壮阳”?是男人,就没有不在乎“那方面”的

男人的字典里,最怕出现几个字:那方面不行。怎么让“那方面”特别行?补肾壮阳呗,恐怕是个男人都听说过,烧烤界混得贼好的大腰子,江湖地位稳到韭菜都得让三分。看到有些男士羞涩一笑,小乐就

沥青沾到衣服上怎么洗掉?怎么样才能洗掉

在装修的时候,我们都会使用到沥青,因为是装修的材料,所以我们对于它的了解甚少。以至于我们在使用的过程中就会很容易出现一些问题,所以一定要了解好它的使用方法。如果在生活中,沥青沾到衣

下葬有什么讲究?丧葬出殡习俗知多少?

丧葬习俗大致有九项内容,按照顺序依次为:1、指路:亲人离世,需要有家族长者为逝者举行相关指路仪式。这个过程中,主要是为逝者亡灵指路,也就是逝者亡灵死后去的方向。举行该项活动,让逝者

西汉首都是长安,对吗?东汉首都是洛阳,对吗?

公元前202年,西汉高祖刘邦得了天下以后,效仿周朝定都在洛阳,而且打算长久待下去。一个叫娄敬的刘邦老乡,建议刘邦迁都关中(见《史记.卷九十九.刘敬叔孙通列传第三十九》),众大臣多为

高山族的传统节日有什么?中华民族——高山族

高山族是中国台湾地区南岛语系各族群的一个统称,主要居住在中国台湾省,少数散居在福建、浙江省等沿海地区。高山族聚居地区主要在台湾中部山区、东部纵谷平原和兰屿岛上,有自己独特的文化艺术